Эссе 3

Как защитить свой товарный знак от возможных атак со стороны конкурентов

В случае нарушений со стороны конкурентов исключительных прав на товарный знак, который представляет собой средство индивидуализации товаров, используемое в предпринимательской деятельности, правообладатели могут прибегнуть к гражданско-правовым, административно-правовым и уголовно-правовым мерам защиты [1].

Тем не менее, в определенных ситуациях зарегистрированные товарные знаки могут быть использованы           или вытеснены конкурентами на вполне законных основаниях. Причем границы такого поведения конкурентов достаточно определены в рамках гражданского законодательства. Однако поистине действенных способов, которыми мог бы воспользоваться конкурент, на мой взгляд, не так много, т.к. в большинстве своем исключительное право на товарный знак подлежит правовой охране, и потому для государства важны устойчивые и стабильные экономические отношения, развитие конкуренции и предпринимательства и т.д.

Исходя из того, что лица, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность, являются друг для друга конкурентами, следует выяснить, кем является конкурент по отношению к товарному знаку – правообладателем или возможным приобретателем, причем приобретателем онможетбыть какдобросовестным, так и недобросовестным. Если конкурент-приобретатель является недобросовестнымлицом, незаконно использующим товарный знак, то правообладатель всегда может защитить свое право путем подачи против такого лица иска в суд и привлечь недобросовестного конкурента к ответственности. Таким образом, исключительные права на товарный знак правообладателя в соответствии с гражданским законодательством подлежат правовой охране. В то же время, говорить о том, что правовая охрана действует всегда, нельзя, за исключением предусмотренных законом случаев (например, в отношении общеизвестных товарных знаков). Поэтому в зависимости от ситуации и действий правообладателя конкурент имеет возможность вытеснить товарный знак правообладателя с рынка на вполне законных основаниях.

Одним из оснований для вытеснения товарного знака является его неиспользование правообладателем в течение продолжительного количества времени – не менее 3 лет. В такой ситуации конкурент имеет право требовать досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в соответствии со ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –ГК РФ). Согласно данной статье правовая охрана товарного знака может быть отменена по иску заинтересованного лица, поданного в арбитражный суд по истечении 3 лет неиспользования средства индивидуализации[2].

При этомна основании ГК РФ, а также Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, можно выделить следующие аспекты, на которые необходимо обратить внимание как конкуренту, так и правообладателю при подготовке к судебному разбирательству[3].

Во-первых, лицу, подающему иск о прекращении правовой охраны товарного знака, необходимо доказать свою заинтересованность в использовании данного знака в будущем. Истец может обосноватьее посредством представления доказательств об однородности производимых им товаров с товарами ответчика, о его явном намерении использовать спорный товарный знак для обозначения своей продукции и предпринятыми им необходимыми действиями к такому использованию. Под однородными товарами, согласно Методическим рекомендациям по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденным Приказом Роспатента от 31.12.2009, следует понимать такие товары, «в отношении которых у потребителя может создаваться представление о принадлежности их одному и тому же изготовителю»[4]. Таким образом, конкурент, намеревающийся оспорить правовую охрану товарного знака, должен производить, по сути, аналогичную продукцию, которую реализует правообладатель товарного знака. В то же время он может ссылаться в суде и на предпринятые им действия, например, на заявление, которое он подал в Роспатент для регистрации спорного обозначения и др.

Во-вторых, если конкурентунеобходимо доказать свою заинтересованность, то правообладателю важно доказать использование товарного знака в соответствии с п.п. 1 и 3 ст. 1486 ГК РФ. В том случае, когда правообладатель не использовал товарный знак по независящим от него обстоятельствам, суд может принять во внимание данный факт при решении дела[5].Так, арбитражный суд в деле № А40-60984/11-5-377 оставил без удовлетворения иск истца, который оспаривал сохранение правовой охраны товарного знака за частью продукции ответчика, т.к. последним были представлены доказательства неиспользования товарного знака по независящим от него причинам[6].

В-третьих, если конкурент имеет цель вытеснить товарный знак с рынка, то он не должен использовать аналогичное или похожее до степени смешения средство индивидуализации до вступления решения суда в силу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Как было отмечено ранее, исключительные права на товарный знак прекращаются лишь на будущее время. Это означает, что правообладатель может обратиться в суд при незаконном использовании его средства индивидуализации до прекращения правовой охраны, в таком случае требования правообладателя подлежат удовлетворению.

Важно также отметить, что товарный знак используется в отношении тех товаров, для реализации которых он был зарегистрирован. Если же он применяется правообладателем для другого, пусть и однородного товара, то для такой продукции правовая охрана товарного знака не действует. Показательным является рассмотренное Судом по интеллектуальным правам дело № СИП-105/2014, согласно материалам которого ответчику было отказано в правовой охране товарного знака ввиду того, что он применял обозначение к однородной продукции, однако в отношении такой продукции товарный знак не был зарегистрирован[7].

Таким образом, при соблюдении и выполнении конкурентом данных правил, шансы досрочного прекращения правовой охраны товарного знака весьма велики, в противном случае, ему будет отказано как в удовлетворении исковых требований, так и в регистрации товарного знака, принадлежащего правообладателю.

Еще одним способом вытеснения товарного знака является его отчуждение. В соответствии со ст. 1488 ГК РФ между правообладателем и приобретателем может быть заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, по которому одна сторона обязуется передать право на товарный знак, а другая уплатить за него  вознаграждение[8]. Продажа такого средства индивидуализации возможна по разным причинам, например: 1) правообладатель не использует зарегистрированное им обозначение, 2) правообладатель продает имеющееся у него в собственности имущество – предприятие, в таком случае в стоимость продаваемого имущества включается стоимость исключительных прав на средства индивидуализации, которые в соответствии с п. 2 ст. 559 ГК РФ переходят к покупателю, 3) компания правообладателя подлежит ликвидации.

Во всех случаях договор должен быть заключен в письменном виде, иначе он будет признан недействительным. Данная сделка является возмездной, т.к. за приобретение товарного знака одной стороне необходимо уплатить вознаграждение, которое может быть выражено в виде фиксированной разовой или периодической платы, процентных отчислений от дохода или в иной форме[9].

Важно отметить, что для заключения договора необходимо на то намерение сторон – их воля и волеизъявление. Иначе сделки по отчуждению исключительного права на товарный знак не состоится, и конкурент-приобретатель не сможет вытеснить таким способом товарный знак с рынка. Более того, стороны при заключении договора должны исходить из принципов гражданского права, и прежде всего, по моему мнению, руководствоваться принципом добросовестности, в противном случае одна из сторон может подать иск в суд о признании состоявшейся сделки недействительной, а недобросовестный приобретатель может быть также привлечен к ответственности.

Помимо вышеназванных способов, конкурент может воспользоваться и иными. Так, например, зарегистрировать товарный знак какой-нибудь иностранной компании, не реализующей свои товары на российском рынке. Однако такой метод заведомо бесперспективен для недобросовестных конкурентов, т.к. иностранная компания, имеющая общеизвестный товарный знак, или приоритет такого товарного знака определен Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, может оспорить решение о регистрации такого товарного знака в течение всего срока действия правовой охраны по основаниям, предусмотренным ст. 1512 ГК РФ.

Показательным примером является дело, рассмотренное Судом по интеллектуальным правам № СИП-327/2015[10]. Согласно материалам дела, истцом выступала американская компания «Монстр Энерджи Компани» (далее – истец),  которая была не согласна с регистрацией товарного знака «MONSTER-SPORT» Автотранспортным предприятием «Бытовик» (далее – Автотранспортное предприятие). Суд счел действия Автотранспортного предприятия актом недобросовестной конкуренции, т.к. оно, по его мнению, использовало в своих интересах сложившуюся деловую репутацию истца для реализации собственной деятельности. Поэтому суд отменил решение Роспатента.

Таким образом, добросовестный конкурент может оспорить действия недобросовестной стороны путем признания регистрации спорного товарного знака недействительной либо обращением в регистрирующий орган, либо через суд. Требования добросовестного лица будут удовлетворены при наличии достаточных к тому оснований.

Судебная практика показывает, что в большинстве случаев конкуренты стараются избрать законный путь присвоения или использования товарного знака. Согласно статистике Суда по интеллектуальным правам за первое полугодие 2015 г., в первой инстанции было рассмотрено 19 дел об отказе в признании недействительным решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, из которых лишь по 2 были удовлетворены требования[11]. В качестве второй инстанции было рассмотрено 16 дел о признании недействительным решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, из них 2 акта были изменены, а об отказе в признании таких дел было рассмотрено 19, из которых 3 судебных акта было отменено и одно изменено.

Гражданское законодательство предусматривает и иные случаи использования товарного знака конкурента, однако такое использование нельзя считать вытеснением обозначения с рынка. Так, если конкурент хочет использовать, к примеру, товарный знак иностранной компании, то ему следует на основании ст. 1487 ГК РФ получить от другой стороны согласие на использование такого обозначения. Согласие может быть выражено в договоре или в ином документе.

Кроме того, конкурент может заключить с правообладателем лицензионный договор на основании ст. 1489 ГК РФ, по которому лицензиату предоставляется право использования товарного знака в пределах, предусмотренных договором[12]. Однако  заключение такого договора не означает вытеснение товарного знака правообладателя с рынка, равно как и при получении согласия по ст. 1487 ГК РФ, т.к. правообладатель осведомлен об использовании его обозначения в обоих случаях. Тем не менее, такой способ применим для реализации однородной продукции конкурентом-приобретателем.

Таким образом, гражданское законодательство Российской Федерации предусматривает несколько способов вытеснения товарного знака конкурента с рынка. При этом следует различать конкурента-правообладателя и конкурента-приобретателя. Исключительное право на товарный знак подлежит правовой охране, однако в некоторых случаях такая защита может быть оспорена конкурентом. Первое основание для оспаривания – это неиспользование товарного знака правообладателем в течение трех лет. Важно отметить, что конкуренту следует соблюсти несколько аспектов с тем, чтобы его требование было удовлетворено. Прежде всего, он должен быть заинтересованным лицом, которое реализует однородную продукцию и собирается ее продавать под данным товарным знаком в будущем. В противном случае, такому лицу будет отказано в иске.

Следующим основанием является договор между правообладателем и приобретателем, по которому происходит отчуждение исключительного права на товарный знак. По сути, в таких правоотношениях происходит замена правообладателя, т.е. конкурент за определенное вознаграждение приобретает исключительное право. И на рынке происходит вытеснение, скорее, не товарного знака, а компании, реализующей определенную продукцию.

Кроме того, конкуренты могут использовать еще не зарегистрированный товарный знак на территории Российской Федерации иностранных компаний. Однако такое использование часто бесперспективно, т.к. впоследствии правообладатели обращаются в суд и к регистрирующему органу с тем, чтобы те отменили решение о регистрации схожего до степени смешения товарного знака. Тем не менее, согласно ст. 1487 ГК РФ не будет считаться нарушением использование обозначения правообладателя в отношении такого товара, который введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации с его согласия или им самим[13]. Такое согласие может быть получено конкурентом посредством заключения договора или иного документа с правообладателем.

Еще одним средством использования товарного знака конкурента-правообладателя является заключение лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, по которому лицензиат получает право использовать товарный знак правообладателя[14]. Однако, как и в случае с получением согласия правообладателя по ст. 1487 ГК РФ, не происходит вытеснения товарного знака – конкурент получает лишь право использовать такой знак в предпринимательской деятельности.

Таким образом, гражданское законодательство Российской Федерации предоставляет право конкурентам использовать товарный знак посредством приобретения исключительных прав на него лишь в установленных законом случаях – при неиспользовании товарного знака правообладателем и по договору отчуждения. На мой взгляд, законодатель установил лишь эти способы с тем, чтобы, прежде всего, обеспечить стабильность экономических отношений, уменьшить злоупотребления исключительными правами, а также защитить добросовестных лиц, участвующих в предпринимательской и иной экономической деятельности.

Список использованных источников и литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006 № 52 (1 ч.), ст. 5496.
2. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 11, ноябрь, 2015.
3. Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 26.04.2012 по делу № А40-60984/11-5-377.
4. Решение суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-105/2014 от 24 сентября 2014 года.
5. Решение суда по интеллектуальным правам от 30.09.2015 по делу № СИП-327/2015.
6. Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 198 (ред. от 27.10.2015) «Об утверждении Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания».
7. Статистика Суда по интеллектуальным правам. URL: http://ipc.arbitr.ru/node/13545 (дата обращения: 12.12.2015).

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006 № 52 (1 ч.), ст. 5496.

[2]Там же.

[3]  Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 11, ноябрь, 2015.

[4] Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 198 (ред. от 27.10.2015) «Об утверждении Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания».

[5] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015).

[6] Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 26.04.2012 по делу № А40-60984/11-5-377.

[7] Решение суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-105/2014 от 24 сентября 2014 года.

[8]  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015).

[9] Там же.

[10] Решение суда по интеллектуальным правам от 30.09.2015 по делу № СИП-327/2015.

[11] Статистика Суда по интеллектуальным правам. URL: http://ipc.arbitr.ru/node/13545 (дата обращения: 12.12.2015).

[12]Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015).

[13] Там же.

[14] Там же.