Эссе 5

Как защитить свой товарный знак от возможных атак со стороны конкурентов

Актуальность представленной тематики не подлежит сомнению, так как развитие экономических (торгово-рыночных) отношений выражается как в становлении уровня возможностей для участников предпринимательской деятельности, так и в возникновении ряда проблем, связанных с регулированием и защитой прав в процессе данной деятельности.

На сегодняшний день, в соответствии с данными, представленными сайтом суда по интеллектуальным правам, можно сделать вывод о том, что завершенных делс 2014 по 2015 год, рассматриваемых в отношении споров, возникающих с целью защитить товарный знак, насчитывают 815631. Кроме того, насчитывается 37 757 незавершенных решений, в отношении защиты товарного знака. Указанная статистика приводит к мысли о том, что стандартные способы и средства защиты права не всегда помогают должным образом на практике восстановить и защитить права правообладателя.

В представленной работе будут выделены виды действий и их вариации, со стороны конкурентов, атакующих товарный знак, а также способы защиты товарного знака.

Представляется возможнымостановиться на понимании сущности атак со стороны конкурентовдля того, чтобы доступнее определить способы защиты. На наш взгляд, следует выделить в качестве наиболее регулярных посягательств на товарный знак следующие:

− активные действия, нарушающие права обладателя товарным знаком;

− пассивные действия, вызывающие подозрения обладателя о попытках конкурентов незаконно использовать, принадлежащее ему средство индивидуализации товара;

Кроме того, нельзя не сказать, что зачастую основа для возникновения атак создается уже с момента разработки товарного знака. Вопрос оригинальности в данном случае играет весомую роль. Однако предприниматели далеко не всегда придают значение этому свойству товарного знака, используя в нем неохраняемые объекты.

Выделим виды атак со стороны конкурентов, выраженных в активных действиях в отношении товарного знака:

1) настроенные на недобросовестную конкуренцию, с целью незаконного извлечения прибыли при использовании абсолютно одинакового товарного знака;

2) использующие товарный знак сходный до степени смешения или фактически соответствующий знак данной компании умышленно;

3) использующие товарный знак сходный до степени смешения или фактически соответствующий знак данной компании по неосторожности.

Особенностью этих атак является то, что конкуренты готовы к длительной и дорогостоящей борьбе с привлечением возможностей не только Роспатента и судов, но и ФАС РФ, а также правоохранительных органов.

Также стоит выделить виды атак, со стороны конкурентов, выраженные в пассивных действиях. Следует обратить внимание на действия со стороны, так называемых, «интеллектуальных перехватчиков» − конкурентов, бренд-троллей.

Для более доступного понимания проблематики данного вопроса представляется необходимым рассмотреть существующую практику, подпадающую под представленные виды атак.

Первоначально рассмотрим недобросовестную конкуренцию, выраженную в конкретных действиях по отношению к товарному знаку.

Судебной практике знакомы случаи, когда третьим лицам приходилось обращаться за защитой в антимонопольный орган, а затем участвовать и в рассмотрении дел судебными инстанциями в связи с незаконными (недобросовестными) действиями организаций по регистрации за собой права на использование торговой марки. Показательным представляется следующее дело.

Спор возник по поводу использования исключительных прав на товарный знак HANSOL, под которым в России продавалась стекловата.

Общество «Владлайн» подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака HANSOL и стало его правообладателем. Вследствие чего иные участники рынка, продолжающие ввозить в Россию стекловату марки HANSOL, стали привлекаться к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака.

Ущемленными в правах участниками была подана жалоба в антимонопольный орган, который пришел к выводу, что действия общества «Владлайн», связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак HANSOL и выразившиеся в ограничении на использование конкурентами ставшего широко известным товарного знака HANSOL, являются недобросовестной конкуренцией. Данное решение антимонопольного органа и было обжаловано в арбитражный суд обществом «Владлайн».

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении заявления, суд кассационной инстанции ранее принятые акты отменил, заявление удовлетворил. Далее коллегия судей передала дело на рассмотрение в Президиум ВАС РФ.

Общество «Владлайн» недобросовестно вытесняло конкурентов с рынка, защищая приобретенное исключительное право на товарный знак, между тем как ГК РФ не допускает использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции. Вынося окончательное постановление, ВАС РФ основывался, в том числе, на позиции Конституционного Суда РФ о недобросовестной конкуренции, которая выражена в определении от 1 апреля 2008 г. № 450-О-О5.

Не менее неприятными для предпринимателей являются случаи использования товарного знака, сходного до степени смешения. В качестве показательного примера можно привести одно из дел с участием ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка».

Комиссия ФАС России усмотрела в действиях ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка» признаки недобросовестной конкуренции, указанные в п.4 ч.1 ст.14 ФЗ «О защите конкуренции»[1] (дело № 114/67-08).

Суть дела заключалась в том, что ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка» ввело в оборот плиточный шоколад «Алина» с комбинированным обозначением, сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком плиточного шоколада «Алёнка», принадлежащим ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь». Тем самым ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка» ввело в заблуждение потребителя относительно производителя шоколада и его рецептуры, а также нанесло ущерб другому хозяйствующему субъекту – конкуренту.

Общеизвестным является факт того, что наибольшее признание потребителя получает плиточный шоколад с изображением в виде анфасного портрета маленькой девочки в платочке, которое является гарантом качества знаменитой кондитерской фабрики «Красный октябрь». Признаки правонарушения нетрудно определить –похожие этикетки (сходные изображения девочки в платочке, коричневый и светло-желтый тона), созвучность словесных элементов «Алёнка» и «Алина». По запросу ФАС России данные факты подтверждены Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Исходя из выводов, сделанных Комиссией ФАС России при вынесении данного решения, использование товарного знака без разрешения правообладателя запрещено.

Позже арбитражный суд подтвердил правильность позиции, которой придерживались фабрика «Красный октябрь» и ФАС России. Вынося решение об отказе в удовлетворении требований фабрики «Славянка» о признании недействительным решения Роспатента от 30.07.2011г. об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 432596 (словесный элемент «Алина»), суд указал, что заявитель (фабрика «Славянка), действуя на том же товарном рынке, что и ОАО «Красный Октябрь», не мог не знать о комбинированном обозначении с изображением меленькой девочки и словесным элементом «Алёнка», которое в течение многих лет используется для маркировки аналогичных товаров и является общеизвестным в РФ товарным знаком. Таким образом, действия заявителя, связанные с регистрацией товарного знака, сходного до степени смешения с хорошо известным в РФ обозначением, свидетельствуют о несоблюдении заявителем принципа надлежащей осмотрительности.

Рассматривая использование товарных знаков участниками рынка, следует отметить, что действия, повлекшие убытки хозяйствующего субъекта или введение в заблуждение с целью извлечения прибыли, не обязательно содержат в себе прямой умысел. Не исключаются в предпринимательской практике и варианты использования товарного знака, сходного до степени смешения, по неосторожности. Судебная практика по данному вопросу еще не выработана, однако в пункте 9.2 постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 11[2] дано разъяснение о том, что административное правонарушение, предусмотренное в ст. 14.10 КоАП РФ[3], может быть совершено не только умышленно, но и по неосторожности. Ответственность индивидуального предпринимателя за совершение данного правонарушения наступает даже в том числе, если лицо не знало, но должно было знать, что использует чужой товарный знак и проверило, осуществляет ли оно такое использование на законных основаниях.

Следует правильно разграничивать характер воздействия неправомерных действий со стороны конкурентов по отношению к товарному знаку. Почему ранее нами и была определена сущность атак, производимых конкурентами, с двух сторон.

Что касается подозрений обладателя конкурентного товарного знака о возможности возникновении тех или иных пассивныхдействий, направленных на незаконное использования средств индивидуализации товара, то можно говорить совершенно однозначно – это более противоречивая область данного исследования. В борьбе за потребителя решающую роль играет бренд.

Поговорим об атаке, так называемых, бренд-троллей. Бренд-троллями (или бренд-сквоттерами) называют мелкие компании и частных лиц, которые тем или иным способом получают в собственность множество товарных знаков и знаков обслуживания. Им вовсе не представляется необходимым в будущем самостоятельное использование данных товарных знаков для производства в сфере товаров и услуг. Их интересует продажа следующих товарных знаков заинтересованным компаниям по завышенной цене. На сегодняшний день атаки бренд-троллей направлены на малый и средний бизнес. Однако время от времени их потенциальными жертвами становятся и более крупные компании.

На основании существующих данных выработаны определенные характеристики действий бренд-тролеей. Например, несколько лет тому назад бренд-тролли регистрировали на территории России права на товарные знаки, используемые в других странах и которые еще не были введены в оборот в России. А когда иностранные правообладатели изъявляли желание войти со своим товаром на наш рынок они сталкивались с тем, что на территории России права на принадлежащий им товарный знак находится в ведении другого лица. Другой пример, товарный знак зарегистрирован за правообладателем в России, но долгое время не использовался здесь. Воспользовавшись этим, бренд-тролли добивались прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (в действующем законодательстве такая возможность предусмотрена в статье 1486 ГК РФ[4]), после чего регистрировали его на себя. Соответственно, первоначальному правообладателю тоже приходилось выкупать права на свой же знак. В данном случае усматривается ошибка в действиях самого предпринимателя в отношении использования товарного знака. Индивидуальным предпринимателям, регистрирующим права на товарные знаки необходимо использовать средство индивидуализации по назначению, для того, чтобы избежать возникновения описанной выше ситуации.

И еще одни из самых нашумевших случаев бренд-троллинга произошел в России в начале 2000-х годов с брендом STARBUCKS (сеть кофеен). Одноименная американская компания еще в 1990-х годах зарегистрировала свой товарный знак в России, но на наш рынок так и не вышла. Это позволило «некой» российской компании через несколько лет добиться в Роспатенте аннулирования товарного знака в связи с его неиспользованием. После этого третья компания (ООО «Старбакс») на законных основаниях в 2004 году зарегистрировала свои права на товарный знак со словесным элементом «STARBUCKS» и изобразительным элементом, похожим на тот, под которым американская компания STARBUCKS работала во всем мире с 1971 года. В результате, американской компании удалось вернуть свой бренд, добившись решения Палаты по патентным спорам о признании недействительной регистрации данного товарного знака за российской компанией, и отстоять это решение в арбитражном суде (дело № А40-11022/06-26-113), потом снова зарегистрировать товарный знак на себя. Однако наличие регистрации за другим лицом (ООО «Старбакс») около трех лет сдерживало выход американской компании на российский рынок. Тем не менее, время было упущено и возможная прибыль также.

В настоящее время стали появляться новые формы этого явления. Например, в начале 2013 года целому ряду российских производителей молочных продуктов поступили письма от одной и той же фирмы, которая сообщала о том, что она подала заявки в Роспатент о регистрации прав на товарные знаки по 29 классу Международной классификации товаров и услуг, предназначенной для регистрации товарных знаков (далее – МКТУ), в позициях «сгущенное молоко», «сметана», «ряженка» и «простокваша». Заявки были поданы в отношении реальных известных брендов, уже используемых производителями молочных продуктов. Позиция фирмы базировалась на изменениях МКТУ, вступивших в силу с 01 января 2013 г. Вряд ли компании-производители действительно рисковали потерять свои бренды, но этот пример показывает, что такое явление, как бренд-троллинг, по-прежнему существует.

Итак, на основании анализа всех перечисленных видов атак и существующей судебной практики, считаем необходимым предложить возможные способы защиты прав на товарный знак.

Для того чтобы эффективно осуществлять защиту своего товарного знака, нужно определить четкий алгоритм действий. На наш взгляд, именно предприниматель, как владелец товарного знака, должен:

1) выявлять все возможные возникающие атаки (дистанционное отслеживания на сайте Роспатента и в иных источниках появления новых товарных знаков,  при осуществлении профилактики и  мониторинга рынка товарных знаков;

2) следить за оригинальностью в таком же дистанционном порядке (с помощью сайта Роспатента, осуществляя мониторинг рынка товарных знаков при создании средства индивидуализации;

3) отслеживать возникшие или возникающие атаки на товарный знак (делать это можно также с помощью сайта Роспатента, и  при помощи связи с отделами маркетинга компаний, на которые падает подозрение);

4) выявив атаку, направить претензию нарушителю права (для написания претензии соответствующей формы необходимо обратиться к патентному поверенному или квалифицированному юристу);

5) при отсутствии ответной реакции прибегнуть к юрисдикционной форме защиты права (обращение в ФАС РФ или в суд).

Понятие защиты гражданских прав устанавливает две формы защиты нарушенного права. Это юрисдикционный вариант защиты гражданских прав, усматривающий возможность осуществления защиты права посредством судебных и иных органов, и неюрисдикционный вид защиты гражданских прав, который подразумевает самостоятельные действия в реализации защиты нарушенных прав. В области юрисдикционной и неюрисдикционной защиты нарушенных прав по отношению к товарным знакам следует выделить следующие способы.

1) При осуществлении активных действий конкурентами:

− направление претензии в письменном виде о прекращении нарушения исключительного права («письмо о запрещении продолжения противоправного действия»);

− судебная защита с использованием гражданско-правовых способов защиты (рассматривается в судах по интеллектуальным правам, а также по соглашению сторон – и в третейских судах). В суде истец может потребовать прекращения незаконного использования товарного знака и возмещения причиненных в результате убытков. Однако на сегодняшний день нет единой методики, способной четко определить размер ущерба. Чаще всего его определяют путем специальной экспертизы;

− административно-правовые способы защиты, среди которых следует отметить: подачу возражения против регистрации товарного знака в Палату по патентным спорам; обращение с заявлением о нарушении правил добросовестной конкуренции в Федеральную антимонопольную службу (или ее управление); подача жалобы в вышестоящий орган организации-нарушителя (если таковой имеется);

− уголовно-правовой вариант защиты (ответственность за незаконное пользование чужим товарным знаком или использование сходного с ним до степени смешения обозначения для однородных товаров и за применение предупредительной маркировки для знака, не зарегистрированного в установленном порядке, предусмотрена ст. 180 УК РФ[5]).

2) При осуществлении пассивных действий:

− установление связи с компанией, на которую падает подозрение, направление претензии в письменном виде о прекращении нарушения исключительного права (к примеру, это может быть письмо о запрещении продолжения противоправного действия, из которого очевидно следует намерение правообладателя «идти до конца» в защите своего права);

− использование товарного знака предпринимателем (как была описана нами ранее ситуация, когда товарный знак зарегистрирован за правообладателем, но долгое время не использовался, бренд-тролли добивались прекращения правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования  (ст.1486 ГК РФ), после чего регистрировали его на себя. Соответственно, первоначальному правообладателю приходилось выкупать права на свой же знак).

− компенсация причиненных убытков (это особый способ защиты нарушенных прав, не перечисленный в ст. 12 ГК РФ, но предусмотренный в четвертой части ГК РФ. По своей природе компенсация очень похожа на «штрафные убытки», предусмотренные в законодательстве англо-саксонской правовой системы. Размер компенсации, который можно требовать через суд, указан в ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. К сожалению, в целом ощущается стремление судов присуждать компенсацию в минимальном размере (100 000 рублей). Это связано с тем, что 100 000 рублей – это минимально возможный размер компенсации по закону, который можно оспаривать в вышестоящих судах, только доказав наступление каких-либо существенных неблагоприятных последствий. Учитывая нематериальный характер такого объекта, как товарный знак, документально обосновать эти неблагоприятные последствия достаточно затруднительно. Вынося подобные решения, суды исходят из формального характера нарушения, отсутствия реально подтвержденных убытков, следствием чего является достаточно снисходительное отношение к нарушителям.

Следует сказать, что в условиях возрастания коммерческого значения товарного знака на рынке правообладателям необходимо (путем принятия адекватных мер по защите товарного знака) участвовать в формировании арбитражной практики по таким делам,  для того чтобы сумма компенсации не ограничивалась минимумом, а приобретала более строгие и четко установленные объемы (от 500 тысяч рублей до 5 млн.рублей) в вопросе защиты нарушенных прав, при использовании чужого товарного знака.  Ведь только таким способом можно заставить нарушителей уважать чужое право.

Безусловно, при осуществлении вышеперечисленных способов защиты рекомендуется использовать патентного поверенного, квалифицированного юриста, дающего соответствующее заключение, подтверждающее сходство товарных знаков до степени их смешения для однородных товаров. Он же проверяет наличие исключительного права конкурента, зарегистрированного в Роспатенте. Если права конкурента будут подтверждены регистрацией товарного знака, необходимо определить дату возникновения исключительного права и потребовать аннулирования регистрации, в случае, если сходный знак компании зарегистрирован ранее, чем знак конкурента.

Самым эффективным способом защиты, на наш взгляд, является профилактика, выражающаяся в определении оригинальности при создании товарного знака, а также мониторинг рынка товарных знаков.

В случае предотвращения атак следует не забывать о том, что бренд-троллинг возникает и тогда, когда владелец товарного знака регистрирует права на товарный знак, при этом не используя его. Соответственно использование товарного знака с реализацией его функций также является своеобразным способом защиты, со стороны предотвращения в области возникновения различного рода атак.

Считаем необходимым, проанализировать применение зарубежного законодательства в области по защиты прав на товарный знак.

Прежде всего, следует обратить внимание на положения соглашения ТРИПС, которое предусматривает в части III следующие положения по осуществлению защиты, которые мы обобщаем:

− «Общие положения», предусматривающие эффективное правоприменение; «Гражданско-правовые и административно-правовые процедуры и средства». Здесь предписывается предоставлять широкий спектр гражданско-правовых средств защиты; компетентность судов остановить деятельность нарушителей прав интеллектуальной собственности, предотвращая проникновение контрафактной продукции на рынок и снижения её стоимости; вопросы компенсации понесённых убытков в адекватном размере;

− «временные меры», так же касающиеся юрисдикции судов, по предотвращению незаконной деятельности, связанной с интеллектуальной собственностью;

− «приграничные меры», связанные с предотвращением перемещения контрафактной продукции через границы;

− «уголовные меры», предусматривающие наказание за так называемое «пиратство». Данные меры широко применяются в зарубежной практике.

В.Д. Ларичев и Ю.В. Трунцевский, отмечают, что в США к наказаниям и другим мерам воздействия в данной области относятся:

штрафы (выплачиваются в казну штата);
компенсации, штрафные убытки (выплачиваются непосредственно потерпевшему в размере от 5 млн. долларов до 100 млн. долларов). При этом основаниями для требования компенсации являются: 1) издержки, связанные с расследованием нарушения; 2) стоимость изъятых записей; 3) доказательства того, что выручка получена с незаконной продажи контрафактных товаров;
изъятие объектов нарушения авторских прав, транспортных средств, денег;
испытательный срок (иногда вместо тюремного заключения);
уничтожение контрафактной продукции.

Защита товарного знака должна приобретать эффективные меры по предотвращению нарушенных прав. В зарубежной практике описаны довольно кардинальные правоприменительные действия по предотвращению данной проблемы, но и чего не следует отрицать, довольно обширные средства, вариации, способы защиты прав на товарные знаки, как в момент осуществления конкурентами пассивных действий, так и в момент осуществления конкурентами активных действий. Следовательно, достаточно прогрессивным было бы со стороны отечественного законодателя заимствование некоторых положений и способов защиты интеллектуальной собственности, которые были описаны нами ранее, в частности:

1)положения соглашения ТРИПС об осуществлении   временных мер, касающиеся юрисдикции судов, по предотвращению незаконной деятельности, связанной с интеллектуальной собственностью; об осуществлении приграничных мер, связанные с предотвращением перемещения контрафактной продукции через границы.

Данное заимствование могло бы обеспечить в вопросе предотвращения при осуществлении пассивных действий, нарушающих права на товарные знаки, более четкое понимание того, каким образом действовать предпринимателям, на товарный знак которых атака еще не произведена, но планируется в будущем.

2)меры, осуществляемые в законодательной и судебной практике США, а именно компенсации и штрафные убытки, которые выплачиваются непосредственно потерпевшему в размере от 5 млн. долларов до 100 млн. долларов. При этом основаниями для требования компенсации являются: 1) издержки, связанные с расследованием нарушения; 2) стоимость изъятых записей; 3) доказательства того, что выручка получена с незаконной продажи контрафактных товаров;

Как было высказано ранее, в отечественной судебной практике вопрос вменения выплаты максимальной стоимости компенсации нарушителю, при использовании прав на товарный знак, остается открытым и нуждается в четкой рекомендации. Пример зарубежной практики показывает достаточную кардинальность мер, однако, данные меры также являются средством предотвращения в области совершения правонарушений по отношению к товарным знакам.

В завершении, хотелось бы отметить, что с помощью использования практической информации, закона, и осознания конкретной проблемы самим предпринимателем, которая возникает в отношении товарного знака, на сегодняшний день, можно подойти к вопросу защиты своих прав уверенно и продолжать использовать средство индивидуализации по назначению.

[1] О защите конкуренции: федеральный закон от 26.07.2006 № 135−ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законов Российской Федерации. – 2015.− №15.

[2] О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 №11 (ред. от 25.01.2013) // Собрание законов Российской Федерации. −  2002. −  №45.

[3] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 195−ФЗ (ред. от 14.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2015) // Собрание законов Российской Федерации. – 2012. − №20.

[4] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федеральный закон от 18.12.2006 № 230−ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Собрание законов Российской Федерации.− 2012.− №20.

[5] Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63−ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Собрание законов Российской Федерации. – 2014. − №10.